Motivada per la necessitat d'incorporar la Directiva (UE) 2015/2436, s'han modificat 40 articles, 2 disposicions addicionals, l'Annex de Taxes i incorporat el Títol VI sobre la nul·litat i caducitat de les marques. Des Pons IP, de totes les modificacions hem seleccionat nou claus que hauran de tenir en compte tant els actuals titulars de marques com d'aquells que estan plantejant-sol·licitar el registre d'una nova.
En primer lloc, els nous sol·licitants han de saber que a partir de gener qualsevol persona física o jurídica, incloent les entitats de dret públic, poden obtenir el registre d'una marca o nom comercial. Desapareixen, per tant, les restriccions anteriors i s'instaura un sistema obert de legitimació.
Cal tenir en compte també que el signe que ara pot sol·licitar com a marca ha de poder ser "representat" eliminant el requisit anterior de "representació gràfica". I això pot implicar l'ampliació dels signes no convencionals que podrien accedir al registre, com les marques de moviment, hologrames o multimèdia i la simplificació de la documentació a aportar.
Pel que fa al procediment de registre, destacaríem també la introducció d'una nova prohibició que impedeix accedir al registre a una marca que consisteixi o reprodueixi la denominació d'una varietat vegetal i el reforçament de la protecció de les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques que podran ser tant motius de denegació absoluts com a base d'una oposició.
I és precisament en el procediment d'oposició on es va a produir un canvi significatiu per a les parts implicades ja que, el sol·licitant podrà requerir de l'oponent que acrediti que els signes anteriors base de l'oposició estan sent objecte d'un ús efectiu, sempre que portin almenys 5 anys registrats. En cas de no fer-ho l'oponent i no poder al·legar cap causa justificativa, l'oposició serà desestimada.
En conseqüència, per al titular dels registres prioritaris serà necessari fer una revisió tant de la cobertura aplicativa de les seves marques, amb l'objecte d'avaluar si efectivament cobreixen els productes i serveis que distingeix actualment al mercat, com del propi signe ja que algunes variacions de tipografies, colors o composició es podrien considerar com alteracions substancials que no acrediten l'ús del signe com està registrat.
QUÉ HAN DE TENIR EN COMPTE ELS TITULARS DE LES MARQUES REGISTRADES?
A més del que s'ha indicat sobre el procediment d'oposició, la desaparició de la distinció entre marca notòria i renombrada (s'elimina la primera categoria) és, al nostre parer, una modificació també substancial de la normativa marcaria.
La protecció de la marca de renom a Espanya permet anar més enllà del principi d'especialitat pot actuar davant de sol·licituds posteriors idèntiques o similars, encara que distingeixin productes o serveis diferents sempre que es pretengui obtenir un avantatge deslleial o quan el seu ús resulti perjudicial per al caràcter distintiu o el renom de la marca.
Per tant, el reconeixement d'aquest renom per part de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o d'un òrgan jurisdiccional suposa un reforçament important en el posicionament i defensa d'una marca ja registrada.
Així mateix, la possibilitat que ofereix la reforma al titular de la marca d'impedir la introducció de mercaderies procedents de tercers països a Espanya que, tot i no haver estat despatxades a lliure pràctica, portin un signe idèntic o virtualment idèntic a aquesta marca, suposa també un reforç de la seva protecció enfront dels actes de pirateria.
Finalment, una referència a l'atribució de competència per via directa a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) en matèria de nul·litat i caducitat resulta imprescindible, encara que, en aquest cas, es demora la seva entrada en vigor fins al 14 de gener de 2023.
No obstant, si bé fins a aquesta data seguirà sent competent la jurisdicció civil, són aplicables des de l'any que ve les normes substantives del nou títol VI.
En conclusió, tot i que el nou sistema ofereix mesures que poden facilitar el registre i la protecció de les marques a Espanya, cal ser conscient dels nous requisits i obligacions que la nova legislació va comportar per als titulars de les marques ja concedides. Per això, considerem que ara és un bon moment per fer una revisió de la cartera de marques identificant les divergències que puguin existir entre els registres i els usos de les mateixes amb l'objecte d'afavorir la seva consolidació.
Diari Digital Expansión